Giovanni Leone

Pubblicazione legale

Uno delle questioni ricorrenti che affronta il professionista nel corso della redazione del contratto di concessione di licenza di un diritto di Proprietà Industriale (cioè dei marchi, brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, informazioni aziendali riservate, nomi a dominio, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, software; di seguito, i “Diritti IP”) è la scelta della royalty in misura fissa oppure variabile. Come è noto il contratto di licenza costituisce un particolare negozio giuridico in forza del quale il titolare del Diritto IP (cioè uno stilista, un designer, un inventore, un artista; di seguito, il “Licenziante”) autorizza una terza impresa (di seguito, il “Licenziatario”) la facoltà di sfruttare il proprio Diritto IP per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo (di seguito, la “Royalty”). La prassi contrattuale ha individuato tre tipologie di royalty: a misura variabile, fissa oppure mista. La questione della scelta della tipologia di royalty da applicare nel contratto non riveste una particolare rilevanza per il Licenziatario poiché egli tenderà, comunque, a massimizzare i profitti cercando di ridurre tutti i costi aziendali (tra i quali rientra anche la royalty dovuta al Licenziante). La predetta questione è, invece, cruciale per il Licenziante, per il quale la Royalty è l’unica remunerazione economica per i suoi investimenti profusi nella creazione del Diritto IP. Si provi a immaginare quanto sia importante l’entità economica della Royalty per lo stilista che concede in licenza il proprio marchio a un’azienda di confezioni oppure per l’artista che concede in licenza la propria opera musicale a una casa discografica. Vediamo, dunque, quale tipologia di royalty il professionista potrebbe prevedere nel contratto di licenza. 1. Royalty a misura variabile . La royalty cd. variabile è il corrispettivo calcolato in misura percentuale su i ricavi del Licenziatario generati dalle vendite dei prodotti che incorporano il Diritto IP oggetto della licenza. La prassi contrattuale ha elaborato innumerevoli clausole che mirano a chiarire vari dettagli relativi alle modalità di calcolo della predetta royalty. Per esempio, si è previsto che la predetta percentuale sia calcolata sul fatturato lordo (cioè ricavi del Licenziatario comprensivi di Iva, tasse, dazi doganali, imposte, contributi amministrativi, etc.) oppure sul fatturato netto (cioè ricavi al netto di di Iva, tasse, dazi doganali, imposte, rimborsi, restituzioni, insoluti, etc.), che il corrispettivo sia calcolato in misura percentuale sui prezzi di fornitura ai clienti finali oppure sui canoni di manutenzione del bene concesso in licenza . Inoltre, la prassi ha elaborato clausole che mirano a stabilire il momento in cui deve liquidata la Royalty. Per esempio, si stabilisce che le Royalties siano liquidate sulla base delle vendite concluse alla termine della stagione (per esempio, dopo la presentazione delle collezioni A/I e P/E) oppure ogni trimestre oppure alla fine di ogni campagna vendite (ogni settore di mercato ha un periodo di inizio e di fine della campagna di raccolta degli ordini di acquisto e di vendite). Il limite di tali clausole contrattuali è che non sono adeguate ai mercati che si evolvono rapidamente. Per esempio, la clausola che prevede il pagamento della royalty alla fine delle stagioni A/I e P/E è obsoleta perché non considera che oramai le case di moda presentano varie collezioni nel corso di tutto l’anno ( cfr. , per esempio, “ Il business delle pre-collezioni e delle cosiddette collezioni ‘crociera’ rappresenta fino all’80 per cento del fatturato annuale di una griffe ”, Fabiana Giacomotti, Il Foglio Quotidiano, 4 - 5 Maggio 2019). E la previsione del pagamento della Royalty a seguito del perfezionamento della vendita del prodotto che incorpora il Diritto IP è una clausola che non considera che molte aziende dispongono di magazzini collegati con le major di e-commerce ( Farfetch , Yoox, zalando, Veepee, Amazon, ecc.) le quali offrono il servizio di restituzione della merce anche dopo un mese dal ricevimento dell’articolo ricevuto, per cui non ci sarà mai un perfetto allineamento contabile tra merce venduta e merce spedita. La conseguenza è che il Licenziante non sarà mai sicuro di avere ricevuto le Royalty corrispondenti ai ricavi effettivi del Licenziatario. Per ovviare a tali problemi, la prassi ha previsto clausole che prevedono la facoltà per il Licenziante di eseguire controlli sulla contabilità del Licenziatario incaricando all’uopo professionisti esperti contabili, con oneri e spese a carico del Licenziante. Tuttavia, fermo restando che tali clausole non risolvono i problemi sopra esposti, il Licenziante sarà così costretto a farsi carico anche delle spese della expertise contabile, con conseguente riduzione della remunerazione del capitale investito nella creazione del proprio Diritto IP. La soluzione migliore e più efficace sarebbe quella di predisporre un sistema di contabilità identico e allineato sia per il Licenziante sia per il Licenziatario. Tuttavia, fermo restando la difficoltà concreta di adottare una contabilità identica per entrambe le parti (due aziende differenti, spesso operanti in stati differenti soggette a norme tributarie differenti, che dispongono di software di contabilità differenti, che approvano i bilanci in periodi differenti, ecc.), sovente il Licenziatario non consente al Licenziante controlli estesi e approfonditi sulla propria contabilità che equivarrebbero ad una intrusione nel Know – how aziendale riservato e segreto del Licenziatario. In conclusione, la Royalty variabile rischia di generare incomprensioni, discussioni e controversie tra il Licenziante ed il Licenziatario. 2. Royalty in misura fissa . La royalty cd. fissa è il prezzo fisso, omnicomprensivo e non modificabile che il Licenziatario versa al Licenziante come corrispettivo per l’utilizzo del Diritto IP oggetto della licenza, indipendentemente dall’esito della produzione e dei ricavi derivanti dalle vendite dei beni che incorporano il Diritto IP. Il vantaggio della Royalty fissa è che non genererà alcuna controversia tra le parti: l’importo è certo, liquido ed esigibile a ciascuna scadenza contrattuale. E se il Licenziatario si rifiutasse di pagarla al Licenziante, il primo sarebbe inadempiente al contratto di licenza. Tuttavia, il Licenziatario non sempre è disponibile a stipulare un contratto di licenza basato su una royalty fissa perché tale corrispettivo non costituisce alcun incentivo per il Licenziante a continuare a investire nello sviluppo e nel miglioramento del Diritto IP oggetto della licenza. 3. Royalty cd. mista . La prassi contrattuale parrebbe avere risolto i problemi sopraesposti tramite l’elaborazione di clausole che prevedono la royalty cd. “mista”. In tale ipotesi, è previsto il pagamento al Licenziante i) di un corrispettivo fisso se i ricavi generati dalle vendite dei beni che incorporano il Diritto IP sono inferiori a una determinata soglia di fatturato (il cd. “minimo garantito”) nonché ii) di un ulteriore corrispettivo pari a una percentuale dei ricavi del Licenziatario qualora le vendite superino una predeterminata soglia di fatturato. La royalty mista ha il vantaggio di assicurare i) al Licenziante la remunerazione minima del capitale investito nella creazione del proprio Diritto IP e ii) al Licenziatario la garanzia che il Licenziante continui a sviluppare il Diritto IP oggetto della licenza. * * * Lo studio DNRA è a disposizione per assistere la clientela in materia di contratti di licenza di Diritti IP. Giovanni Leone Giugno 2019 © Riproduzione Riservata

Caso legale seguito

A partire dal 10 gennaio 2020 è stato istituito in Italia il «Marchio Storico di Interesse Nazionale». I titolari e/o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni oppure che utilizzino un marchio e/o la denominazione della propria ditta da almeno cinquanta anni, per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in Italia, possono ottenere l'iscrizione del proprio marchio nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, istituito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Dal punto di vista del marketing, l’iscrizione della azienda nel Registro dei Marchi Storici rappresenta un nuovo strumento idoneo a trasmettere l’italianità e la qualità dei prodotti. Dal punto di vista della protezione legale, l'iscrizione nel Registro Storico rappresenta un ulteriore strumento per distinguersi dalle imprese concorrenti.

Caso legale seguito

Registrazione di un marchio comunitario figurativo avvelandosi l'impresa richiedente dell'incentivo europeo a fondo perduto "Fondo per le PMI";

Pubblicazione legale

E' stato prontamente modificato il layout della etichetta per essere conforme con il marchio registrato. Con ampia soddisfazione di tutti.

Titolo professionale

Certificazione conoscenza lingua inglese, parlata e scritta

Caso legale seguito

La DEMAR Caffè Srl è una azienda italiana, con sede a Udine, la quale realizza la torrefazione del caffe, tramite forni a legna, sin dal 1962 . A Settembre 2021 l’Avv. Giovanni Leone ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione del marchio “DEMAR” nel Registro Italiano Marchi Storici di Interesse Nazionale presso l’Ufficio UIBM. L’iscrizione al Registro si ottiene mediante invio della domanda di iscrizione all’Ufficio UIBM ai sensi dell’art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita). I funzionari dell’Ufficio dell’UIBM effettuano un attento e rigoroso esame della documentazione presentata dall’azienda, la quale documentazione deve provare che l’azienda ha operato, effettivamente e continuativamente, in Italia, con il marchio del quale si chiede l’iscrizione, da più di cinquanta (50) anni. E così, da Settembre 2021, la Demar sarà una delle poche aziende italiane a potersi fregiare sui suoi prodotti del prestigioso simbolo di Marchio Storico Italiano.

Pubblicazione legale

In tema di calcolo del risarcimento del danno in materia di violazione di marchio e di concorrenza sleale, da quantificarsi in via equitativa, il Tribunale di Milano ha esposto una interessante correlazione tra l'entità del canone di affitto del ramo di azienda e modesto valore del segno distintivo oggetto del contratto di licenza. Per cui, se il canone di affitto del ramo di azienda era modesto si deve presumere che anche il canone della licenza del marchio sarebbe stato modesto.

Pubblicazione legale

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, in attuazione della L. 155/2017 (il relativo Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019; la “Riforma”) entrerà in vigore il 15 agosto 2020, tranne gli artt. 27 comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377 - 379, 385 - 388, i quali entreranno in vigore già il prossimo 16 marzo. Queste sono alcune tra le principali novità introdotte dalla Riforma che entreranno in vigore già nei prossimi giorni. All’art 2086 c.c. è aggiunto il seguente comma: […] “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” Tale disposizione dovrà indurre imprese ad adottare un nuovo assetto organizzativo, modellato in ragione delle dimensioni dell’impresa stessa, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. All’art 2476 c.c., dopo il V comma, è inserito il seguente: “ Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. ……” Si aprono, quindi, nuovi scenari di responsabilità per gli amministratori che, qualora ricorrano determinati presupposti, potrebbero essere chiamati a rispondere anche con i propri beni personali. All’art. 2477 c.c., il III e il IV comma sono sostituiti dai seguenti: “ La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: [……..] c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. e cessa quando, per tre (3) esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei limiti.” Quindi le società dovranno preventivamente verificare se il proprio atto costitutivo e lo statuto siano conformi alle disposizioni del nuovo art. 2477 primo comma, c.c.. In caso contrario, le società dovranno uniformarli al più presto. Lo studio DNRA è composto da dottori commercialisti, revisori legali esperti contabili ed avvocati i quali vantano una consolidata esperienza nell’attività di revisione contabile, cioè da un team di professionisti specializzati che, con competenza ed esperienza, possono affiancare l’imprenditore in questo percorso previsto dalla Riforma volto a preservare la continuità aziendale.

Pubblicazione legale

Suggerimenti, sotto il profilo del diritto della proprietà intellettuale, per aumentare la produzione delle dosi di vaccino: la licenza obbligatoria del brevetto

Esperienza di lavoro

General Counsel presso la Not Just Music S.r.l.. Mi occupo della analisi delle produzioni cinematografiche e musicali della Not Just Music sotto il profilo del controllo del diritto d'autore, dei marchi, informatica, nuove tecnologie applicate alle produzioni cinematografiche e negoziazione dei contratti di licenza delle invenzioni della predetta società

Pubblicazione legale

Requisiti della novità e originalità nei brevetti per invenzioni

Pubblicazione legale

La Bewmer Srl è una start-up italiana emergente nel mercato e-commerce. L’Avv. Giovanni Leone ha protetto presso l’ufficio EUIPO alcuni modelli di pelletteria creati dall’ufficio stile della Bewmer.

Titolo professionale

Corso di aggiornamento sul nuovo Regolamento UE GDPR 2018 Privacy

Caso legale seguito

Particolari imballaggi per bevande che si sarebbero potuti proteggere come brevetti per invenzione, oppure come modelli di utilità. Il Giudice italiano dichiarò invalido il deposito del marchio di forma.

Pubblicazione legale

Registrare le idee. Descrizioni dei costi per ottenere la registrazione di un brevetto. I costi per effettuare delle ricerche di anteriorità sulle banche dati internazionali sono ora molto bassi in Italia.

Esperienza di lavoro

Adeguamento alle nuove regole privacy previste dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 ("GDPR") dei contratti tra professionista e paziente conclusi in alcuni laboratori medici e di fisioterapia a Milano. Redazione delle nuove regole privacy previste dal GDPR nel sito internet di una fondazione No-Profit. Adeguamento alle nuove regole privacy previste dal GDPR delle procedure di accoglienza clienti in alcuni studi di professionisti con sede a Milano e a Bologna